Propriedade Industrial

Propriedade Industrial
Constituição Federal
artigo 5º, inciso XXIX, da CF/88:
" a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos".
A Lei 9.279/96 é a atual Lei de Propriedade Industrial
Aquisição da propriedade industrial
A lei brasileira adota o sistema atributivo ou constitutivo de propriedade industrial
Compete a uma autarquia federal, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), a concessão de patentes ou registros
A patente é concedida para autores de invenção e de modelo de utilidade
O registro é concedido para titular de marca e autor de desenho industrial.
Patente
Concedida pelo INPI a invenções e a modelos de utilidade.
Invenção
Não é definida por lei.
ato humano criativo que resulta na criação de um produto ou processo de produção desconhecido até então.
Inventar é criar algo novo.
Deve ser passível de aplicação industrial.
Exemplo de invenção é a trava anti-furto que se conecta à alavanca do câmbio para automóveis.
Modelo de utilidade
(art.9º, LPI).
" objeto de uso prático, ou parte deste suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação"
Trata-se de um aperfeiçoamento de um objeto conhecido, que decorre de um ato humano criativo e resulta em modificação de sua forma e aumento de sua utilidade.
Exemplo de modelo de utilidade é um dispositivo de trava para copo de liquidificador.
Concessão da Patente
- Requisitos legais:
NOVIDADE (art.11)
ATIVIDADE INVENTIVA (art.13)
APLICAÇÃO INDUSTRIAL (art.15)
INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL (arts. 10 e 18)
Novidade
(art. 11)
Novo é o que não está compreendido no estado da técnica, que é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente.
Tudo o que foi colocado ao acesso do público antes da data do depósito constitui o estado da técnica – o dispositivo não delimita o alcance do termo " público", e pode ser considerado " público uma multidão, um pequeno grupo ou até mesmo uma só pessoa, desde que esse pessoa seja capaz de entender e comunicar o conteúdo da invenção e que não tenha recebido a comunicação como segredo")

Atividade Inventiva
(art. 13) –
é dotada de atividade inventiva a invenção que não decorra, para um técnico no assunto, de maneira comum ou vulgar do estado da técnica
Não-obviedade
Aplicação Industrial
(art. 15) –
a invenção deve ser passível de utilização ou produção em qualquer tipo de indústria
Inexistência de proibição legal
(arts. 10 e 18)
Art. 10 – não são consideradas invenção as descobertas, teorias científicas, obras literárias, programas de computador, regras de jogo, métodos de estudo,
Art. 18 – não são patenteáveis o que for contrário á moral e aos bons costumes, produtos resultantes da transformação do núcleo atômico e o todo ou a parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos – organismos que apresentam, mediante intervenção humana em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.
Concessão da patente – procedimento junto ao INPI
4 fases:
1) Depósito
2) Publicação
3) Exame Técnico
4) Concessão
Depósito do pedido
Depósito é o ato de apresentação do pedido de patente junto ao INPI
o pedido de patente deve conter (art.19):
Relatório descritivo (art.24): deve indicar a melhor forma de executar a invenção e possibilitar a realização do objeto por técnico no assunto
Reivindicações (art.25): deve caracterizar as particulares do pedido e definir de modo claro e preciso o objeto da proteção
Desenhos
Resumo
Publicação(art.30)
Período de sigilo: até 18 meses a partir da data do depósito
Depois o pedido é publicado no órgão oficial do INPI (revista de propriedade industrial) para conhecimento de todos
Objetivo: permitir a apresentação de objeções ao pedido
Exame Técnico (arts. 33/37)
Deve ser requerido em até 36 meses contados da data do depósito
São feitas as buscas de anterioridade
Apresenta-se relatório de busca e parecer favorável ou não à concessão da patente
Concluído o exame, é proferida decisão, concedendo ou indeferindo o pedido.
Concessão da patente (arts. 38/39)
A patente será concedida depois de deferido o pedido e paga a retribuição devida ao INPI
É denominado " carta-patente" o documento expedido pelo INPI que comprova a concessão do privilégio
A carta-patente deve conter o número, título, a natureza, o nome do inventor, o prazo de vigência, relatório descritivo, revindicações, desenhos
Patente x Segredo
A proteção legal decorre da concessão da patente pelo INPI e não da mera invenção.
O inventor, que não desejar explorar sua criação em segredo, deve efetuar o depósito do pedido de patente, que é examinado e tornado público pelo INPI.
Este, verificando a presença dos requisitos legais já mencionados, concede a patente.
Vigência da patente (art. 40)
A patente confere um privilégio temporário
20 anos (PI); 15 anos (PMU),
a contar da data do depósito
assegura-se a vigência da patente por, no mínimo, 10 anos a partir da data da concessão da patente, para invenções, e 7 anos, para modelo de utilidade
Após o período de vigência, que é improrrogável, o objeto da patente cai em domínio público.
Direitos decorrentes da patente
EXPLORAR COM EXCLUSIVIDADE e IMPEDIR TERCEIROS DE EXPLORAR ECONOMICAMENTE o objeto da patente (produzir, usar, colocar à venda) e de CONTRIBUÍREM PARA TAIS ATOS (art. 42)
INDENIZAÇÃO pela exploração indevida do objeto da patente (art. 44)
CESSÃO (art.58)
LICENÇA de uso/exploração (art.61)
Cessão e Licença (registro no INPI)
Para valer contra terceiros, o contrato deve ser registrado no INPI.
A falta da anotação não torna o ato inválido, mas simplesmente inoponível perante terceiros (arts. 59, 60 e 62)
"Nesse caso, o cessionário não poderá ser considerado, frente a terceiros, como proprietário da patente, não sendo parte legítima, por exemplo, para propor ação de contrafação e indenização" (L.G. Loureiro)
Nulidade da patente
(arts. 46 a 57)
Em caso de concessão de patente sem a presença dos requisitos legais, ela é nula (art.46).
O próprio INPI pode dar início ao procedimento administrativo para anular o ato por ele praticado, em 180 dias a partir da concessão (art. 51).
Se ultrapassado o prazo legal, pode ser requerida a anulação judicial.
Ação de nulidade de patente (arts. 56/57):
autor: INPI ou qualquer interessado (se o INPI não for o autor, deverá intervir no processo);
réu: o titular da patente
competência: Justiça Federal.
pode ser proposta a qualquer tempo da sua vigência
Licença compulsória(hipóteses - arts.68/71)
abuso de direito
abuso de poder econômico na exploração da patente
não-exploração da patente após três anos de concessão da patente
exploração da patente sem satisfazer as necessidades do mercado em relação ao produto, por três anos a partir da concessão(art. 68).
emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal (art.71, LPI)
Direitos/deveres do Licenciado (arts. 72-74)
A licença compulsória não implica na perda do direito pelo titular da patente.
O licenciado terá assegurado o direito de explorar a patente, mediante o pagamento de remuneração ao titular.
O licenciado não tem exclusividade
Se não explorar a patente em 1 ano a contar da concessão, pode ter a licença cassada
Extinção da Patente (art.78)
a) expiração do prazo de vigência;
b) renúncia do titular;
c) falta de pagamento da retribuição anual devida ao INPI, a partir do terceiro ano da data do depósito;
d) titular domiciliado no exterior que não mantém procurador domiciliado no Brasil (art217);
e) caducidade: esta ocorre se o licenciado, em 2 anos, não explorar convenientemente a patente objeto de licença compulsória (art.80).
Invenção por empregado
arts.88/93
A invenção do empregado, em decorrência do contrato, que tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, pertence exclusivamente ao empregador (art.88).
A invenção do empregado a ele pertencerá, desde que desvinculada do contrato de trabalho e sem o emprego de informações, instalações e recursos do empregador informação obtida em seu trabalho, nem usando nenhum dos instrumentos ali existentes. (art.90).
A invenção do empregado, não decorrente do contrato de trabalho, mas resultante do emprego de meios, informações, instalações ou equipamentos do empregador, será propriedade comum, em partes iguais, assegurada ao empregador a exclusividade na exploração, mediante justa remuneração do empregado. Se não iniciada a exploração em um ano a contar da data da concessão da patente, passará à propriedade exclusiva do empregado (art,91).
REGISTRO
É concedido pelo INPI
aos desenhos industriais e às marcas.
Desenho Industrial (arts.94-121)
" forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial" (art.95).


O que pode ser registrado como desenho industrial?
Qualquer objeto
suscetível de fabricação industrial,
que receber uma nova configuração externa original
distintiva dos similares
Ex.: a poltrona de cordas Azul, dos irmãos Campana.
"Design" x M.U.
O desenho industrial é uma modificação externa em um objeto de uso prático conhecido e que resulta em um aperfeiçoamento estético
O modelo de utilidade é uma modificação externa em objeto de uso prático conhecido e que resulta em aperfeiçoamento funcional
Desenho Industrial x Objeto de Arte
Desenho Industrial é a modificação externa em um objeto utilitário que resulta em um aperfeiçoamento estético (nova forma, resultado visual diferente de outros objetos)
O objeto de arte é uma criação puramente artística, que resulta em objeto sem utilidade (Fábio Ulhoa refere-se à sua futilidade)
Basta criar o " design" para ser "proprietário" ?
Não
o criador do " design" só assegura o direito de exploração com exclusividade da sua criação se obtiver a concessão do registro pelo INPI (art.109).
Requisitos para o registro do desenho industrial
a) novidade: o resultado visual do objeto deverá ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica (art.96).
b) originalidade: o resultado visual deverá ser original, isto é, o objeto deverá ser visualmente diferente de outros objetos similares (art.97).
c) não-impedimento legal: o desenho não pode estar impedido de registro, por ser, por exemplo, contrário à moral e aos bons costumes, ou representar forma comum ou vulgar do objeto (art.100), ou se for uma obra de caráter puramente artístico (art.98)
d) aplicação industrial: só pode ser registrado o desenho que resultar em nova identidade visual de objeto que possa ser fabricado.
A concessão pelo INPI
O INPI não realiza exame prévio para verificar todos requisitos legais (arts.106).
O INPI expede o certificado de registro se inexistente impedimento legal e evidenciada a aplicação industrial
Durante a vigência do registro, o titular do desenho industrial poderá solicitar o exame dos requisitos da novidade e originalidade (art. 111)
O INPI de ofício iniciará processo administrativo de nulidade, se inexistentes os requisitos legais, em até cinco anos da concessão do registro (art.113)
propriedade do desenho industrial(art.109)
adquire-se pela concessão do registro pelo INPI
Prazo de vigência do registro de desenho industrial (art.108)
10 anos, contados da data do depósito, prorrogáveis por 3 períodos de 5 anos
Depois deste prazo, cai em domínio público.
Registro de Marca
A Marca é definida como
sinal distintivo
visualmente perceptível
não compreendido nas proibições legais (art.122)
Classificação das marcas quanto à composição
Figurativa:
contém figuras, desenhos, símbolos. Ex.: o desenho de um raio;
Nominativa
contém letras, palavras, nomes. Ex.: "Zoomp";
Mista: contém figuras e palavras combinadas. Ex.: a palavra "zoomp" conjugada com o desenho de um raio.
Classificadas quanto à finalidade
As espécies de marcas, quanto à finalidade, estão previstas no art. 123
Marca de produto ou serviço
Marca de certificação
Marca coletiva
Marca de produto ou serviço
usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.
Ex.: "Adidas", que identifica os artigos de vestuário de um fabricante e os diferencia dos artigos do concorrente.
Só pode requerer o registro de uma marca de produto ou serviço o empresário que efetivamente exerce a atividade econômica (art.128, par. 1º, LPI) e só ele pode utilizá-la, com exclusividade, a menos que licencie o uso para terceiros.
Marca coletiva
Usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
Seu registro só pode ser requerido por pessoa jurídica que represente a coletividade (titular da marca), mas todos os membros dela podem fazer uso, desde que cumpram os requisitos constantes do regulamento de utilização estabelecido pelo titular e registrado no INPI (arts.128, par. 3º, e 147, LPI).
Titular da marca é a cooperativa ou a associação
a marca pode ser usada pelos cooperados e associados que cumprirem o regulamento.
Ex: uma cooperativa vinícola ou associação de fabricantes de brinquedos pode obter o registro de marca coletiva de interesse dos seus cooperados ou associados.
Marca de certificação
usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material usado e metodologia empregada. Ex.: iso9000, iso15000, etc..
Somente pode ter o seu registro requerido por pessoa física ou jurídica que não possua interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, que é o titular da marca (art.128, par. 2º, LPI).
Quem pode usar a marca, sem licença do titular, são as pessoas que cumprirem os requisitos constantes do regulamento por ele estabelecido e registrado no INPI, que detalhará os produtos e serviços objeto da certificação e as medidas de controle (art..148, LPI).
Proteção legal
Só é titular/proprietário da marca quem obtém a concessão do registro pelo INPI.
Não basta o uso da marca.
É preciso que o interessado promova o depósito do pedido do registro ao INPI.
Este órgão, após a publicação do pedido, busca de anterioridades (isto é, de marcas anteriormente registradas eventuais oposições de terceiros, e a constatação da presença dos requisitos legais, concederá o registro, expedindo o respectivo certificado.
O certificado de registro é o documento que comprova a propriedade da marca registrada.
Vigência do registro(art.133)
prazo de 10 anos, contado a partir da concessão, prorrogável por iguais períodos, a pedido do titular, no último ano de vigência do registro.
Direitos decorrentes do registro
usar com exclusividade, em todo território nacional, a marca registrada e
impedir que terceiros indevidamente a empreguem (art. 129);
Direitos decorrentes do registro
- cessão a terceiros (arts. 136/138 - transferência definitiva da marca do cedente para o cessionário)
- licença do uso (arts. 139/141; ex.: nos contratos de franquia o franqueador licencia temporariamente o uso da marca ao franqueado).
Tais negócios jurídicos que têm por objeto a marca registrada devem ser averbados no INPI, para surtirem efeitos perante terceiros
Direitos decorrentes do registro
zelar pela integridade material e reputação da marca (130, III)
reparação de danos pelo uso indevido por terceiro
a indenização será determinada pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem (art. 210).
A ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial prescreve em 5 anos (art.225)
"Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial" (Súmula 143 do STJ).
Extensão da proteção
(i) em todo o território nacional
(ii) exclusivamente no ramo de atividade econômica do titular do registro
O titular da marca não pode impedir (art. 132)
A) que comerciantes/distribuidores usem a marca própria com a marca do produto, em sua promoção/comercialização
B) que fabricantes de acessórios usem a marca para indicar a destinação do produto que fabricam
C) a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com o seu consentimento
D) a citação da marca em discurso, obra científica, literária ou outra publicação, sem fim comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo
Extinção do Registro (art.142)
O registro da marca extingue-se nas hipóteses dos arts. 142 e 217, da LPI:
(i) expiração do prazo de vigência;
(ii) renúncia do titular;
(iii) caducidade (em decorrência do não-uso da marca por 5 anos consecutivos, sem justa causa);
(iv) falta de procurador domiciliado no Brasil, se o titular é domiciliado no exterior.
Extinto o registro, perde o titular o direito ao uso exclusivo da marca.
DIREITO DE PRIORIDADE
O Brasil é signatário de uma convenção internacional referente à propriedade industrial, a Convenção da União de Paris
Aquele que depositar pedido de patente ou de registro em qualquer dos países unionistas gozará de prioridade sobre outros pedidos que sejam realizados posteriormente em outros países unionistas. Este direito de prioridade deve ser exercido nos prazos previstos na Convenção: doze meses, para invenções e modelos de utilidade, e seis meses, para desenhos industriais e marcas, a contar da data do primeiro depósito. O direito de prioridade é expressamente reconhecido na legislação nacional (arts. 16, 99 e127, LPI).
Marca x Nome
as marcas são empregadas para identificar produtos ou serviços de determinado empresário, diferenciando-os de produtos ou serviços idênticos ou similares de origem diversa; o nome empresarial designa o próprio sujeito que exerce a atividade, seja pessoa física ou jurídica.
a proteção à marca decorre da concessão do registro no INPI, pelo prazo de dez anos, prorrogável por idêntico prazo, a pedido do titular no último ano de vigência; a proteção ao nome decorre do registro do empresário na Junta Comercial, sem limitação temporal;
o direito ao uso exclusivo da marca se limita à classe de produtos e serviços em que ela se encontra registrada junto ao INPI, ou seja, em determinado segmento da atividade econômica (com exceção das marcas notórias e de alto renome); o direito ao uso exclusivo do nome não se limita a um determinado ramo de negócio.
as marcas são protegidas em todo o território nacional; o nome é protegido apenas no Estado em cuja Junta Comercial foi promovida a inscrição do empresário (podendo se estender a outros Estados em que inscrever filial).
CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL
A colidência entre uma marca e um nome empresarial é o uso de uma mesma expressão como marca (para identificar produtos de um empresário) e nome (para designar outro empresário).
Como resolver estes conflito?
Se os empresários atuarem em ramos de atividade distintos, sem risco de confusão, podem conviver a marca e o nome.
Se atuarem no mesmo ramo de negócio, havendo risco de confusão entre os consumidores, o uso da expressão idêntica ou semelhante, como marca dos produtos de um empresário e nome de outro empresário, não pode subsistir.
Deve ser assegurado o direito ao uso exclusivo ao empresário que fez uso da expressão pela primeira vez, seja como nome, seja como marca.
O STJ tem aplicado os princípios da Especialidade e da Novidade
princípio da especialidade
cada empresário tem proteção no seu ramo de atividade:
"Sobre eventual conflito entre uma (marca) e outro (nome), tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitante no universo mercantil" (REsp. 9410-SP; 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Ex.: um empresário pode usar a marca "Alaska" para seus artigos de vestuário e outro o nome empresarial "Alaska Sorvetes Ltda." no ramo de sorveteria.
princípio da novidade
O direito é assegurado a quem efetuou o registro em primeiro lugar, na Junta Comercial ou no INPI.
REsp. 30.636-3-SC: "Direito Comercial. Colidência da expressão (" pé quente") utilizada como título de estabelecimento por empresas de mesma área de atuação (revenda de loterias). Registro anterior na Junta Comercial de Santa Catarina. Prevalência sobre registro de marca posterior, no INPI...Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios de originalidade e novidade" 4ª. T, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).